Undang-Undang Baru Membuat Alat Prosedural untuk Menentang Pengajuan Merek Dagang yang Palsu

Pada 22 Desember 2020, Kongres mengesahkan isi dari RUU yang tertunda, HR 6196, “Undang-Undang Modernisasi Merek Dagang 2020,” sebagai bagian dari bantuan virus dan paket pengeluaran akhir tahun. [1] Undang-undang tersebut mencakup berbagai revisi pada Undang-Undang Lanham, 15 USC §§ 1051 et seq. , dimaksudkan untuk menanggapi peningkatan baru-baru ini dalam aplikasi merek dagang palsu. Antara lain, UU tersebut berupaya untuk menciptakan proses yang lebih efisien untuk menantang pendaftaran yang tidak digunakan dalam perdagangan, termasuk dengan membuat proses ex parte baru . Undang-undang tersebut juga berupaya untuk menyatukan standar untuk kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sehubungan dengan perintah dalam kasus merek dagang, mengingat inkonsistensi yang muncul di pengadilan federal setelah keputusan Mahkamah Agung dieBay v. MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006). Kami secara singkat merangkum fitur-fitur utama Undang-Undang di bawah ini.

Asumsi Bahaya yang Tidak Dapat Dipulihkan. Bagian 6 dari Undang-undang menetapkan bahwa “penggugat yang meminta keputusan pengadilan berhak atas praduga yang dapat dibantah atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki” setelah ditemukannya pelanggaran atau kemungkinan keberhasilan berdasarkan kelayakannya, tergantung pada jenis keputusan yang diminta. [2] Bahasa tersebut secara efektif memulihkan standar yang diterapkan sebagian besar pengadilan dalam kasus merek dagang sampai keputusan Mahkamah Agung dalam kasus paten, eBay v. MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006). Sebelum eBay , pengadilan umumnya memperlakukan bukti kemungkinan kebingungan sebagai bukti yang cukup untuk menetapkan kemungkinan keberhasilan berdasarkan manfaat dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Di eBay, bagaimanapun, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pengadilan yang memutuskan apakah suatu keputusan harus dikeluarkan harus mempertimbangkan hanya “prinsip-prinsip tradisional yang adil”, yang tidak mengizinkan “klasifikasi yang luas”. Indo. di 393. Berdasarkan keputusan tersebut, beberapa pengadilan menetapkan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran merek dagang tidak lagi mendukung putusan sela ganti rugi dan bahwa cedera yang tidak dapat diperbaiki harus ditunjukkan secara independen. [3] Undang-undang ini menyelesaikan pembagian di antara pengadilan setelah eBay dan menjelaskan bahwa anggapan yang dapat dibantah tentang kerugian yang tidak dapat diperbaiki berlaku untuk pelanggaran merek dagang.
Proses Ex Parte Baru . Bagian 5 dari Undang-undang tersebut membuat duaproses pembatalan ex parte baru, yang dirancang untuk mengatasi kekhawatiran bahwa daftar merek dagang menjadi penuh sesak dengan merek yang belum digunakan dalam perdagangan dengan benar, seperti yang disyaratkan oleh Lanham Act. [4] Yang pertama membuat Bagian 16A baru untuk Lanham Act, yang memungkinkanpenghapusan parte dari pendaftaran yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam perdagangan. [5] Yang kedua membuat Bagian 16B baru untuk Lanham Act yang memungkinkanpemeriksaan ulang ex parte dari pendaftaran di mana merek tidak digunakan dalam perdagangan pada saat penggunaan yang diklaim pertama, atau saat aplikasi diajukan . [6] Undang-undang tersebut selanjutnya memberikan wewenang kepada Direktur untuk mengumumkan secara resmi peraturan tentang pelaksanaan persidangan ini. [7]
Perubahan Proses Pemeriksaan. Undang-undang menetapkan dua pembaruan penting untuk proses pemeriksaan merek dagang: pertama, ini meresmikan proses di mana pihak ketiga dapat mengirimkan bukti ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat mengenai aplikasi tertentu; kedua, memberikan Kantor otoritas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk menetapkan tenggat waktu yang harus digunakan oleh pemohon merek dagang untuk menanggapi tindakan yang diambil oleh pemeriksa.
Bukti Pihak Ketiga: Undang-undang tersebut secara efektif menyusun praktik informal yang telah berlangsung lama di mana pihak ketiga menyerahkan bukti ke Kantor mengenai pendaftaran merek selama proses pemeriksaan. Bagian 3 secara tegas mengizinkan penyerahan bukti ini dan juga menetapkan formalitas baru mengenai proses untuk melakukannya — termasuk dengan mensyaratkan bahwa bukti yang diserahkan menyertakan deskripsi yang mengidentifikasi dasar penolakan yang terkait, dan dengan memberikan otoritas kepada Kantor untuk memungut biaya untuk pengajuan. [8]
Undang-undang tersebut juga memberlakukan batas waktu dua bulan bagi Kantor untuk menindaklanjuti pengajuan pihak ketiga, [9] yang harus mendorong pihak ketiga untuk menyerahkan bukti yang relevan kepada pemeriksa sebelum dia membuat keputusan tentang aplikasi awal.
Waktu Tanggapan: Bagian 4 Undang-Undang mengubah ketentuan Undang-Undang Lanham yang menetapkan tenggat waktu enam bulan bagi pemohon untuk menanggapi tindakan pemeriksa selama proses aplikasi. [10]
Secara khusus, Bagian 4 memberi Kantor wewenang untuk menentukan, berdasarkan peraturan, periode tanggapan untuk kategori aplikasi yang berbeda, selama periode tersebut antara 60 hari dan enam bulan. [11]
Masih harus dilihat bagaimana Kantor akan menafsirkan Undang-undang tersebut dan prosedur apa yang akan diumumkan. Ini juga merupakan pertanyaan terbuka apakah prosedur ex parte dan ujian baru yang dibuat oleh Undang-undang tersebut akan mengatasi kekhawatiran mendasar Kongres bahwa pendaftaran telah menjadi penuh sesak dengan pendaftaran curang yang diperoleh oleh entitas asing, terutama dari China. [12]Namun jelas bahwa UU tersebut akan membuka front baru untuk proses administratif untuk menantang merek dagang terdaftar, dan membuat senjata baru bagi mereka yang yakin atau akan terpengaruh oleh aplikasi atau pendaftaran yang tertunda. Pada saat yang sama, pemulihan anggapan formal tentang kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam kasus pelanggaran merek dagang akan mempermudah pemilik merek dagang secara prosedural untuk melarang penggunaan merek yang mirip dan menghindari kebingungan konsumen tentang sumber barang atau jasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *